簡述注冊商標連續三年不使用撤銷制度中的“正當理由”

作者:龔建華 李瑤

觀點

我國《商標法》第49條第2款規定,注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。該條款規定了注冊商標被撤銷的兩種法定情形,而實踐中最常見的是第二種情形,即注冊商標因沒有正當理由連續三年不使用而被撤銷(以下簡稱“撤三”)。

當注冊商標被他人提出撤三申請時,商標注冊人首先應對該商標是否被實際使用進行確認。當注冊商標確實未被使用時,商標注冊人應回顧其未對注冊商標進行使用的原因。如果其未對注冊商標進行使用是因客觀困難造成的,則可以嘗試從正當理由的方面進行抗辯。

我國《商標法實施條例》第67條明確了正當理由的四種情況,即:不可抗力,政府政策性限制,破產清算,其他不可歸責于商標注冊人的正當理由。本文主要結合案例對撤三制度中“正當理由”的認定進行探討,以供讀者參考。

1、不可抗力

雖然商標領域專業人員對不可抗力可以構成注冊商標不使用的正當理由在理論層面不持異議,但實際案件中,并非有不可抗力的發生就一定成立注冊商標不使用的正當理由,還需要根據具體案件事實進行認定。

以地震為例,地震作為一種無法提前預知的自然災害,毫無爭議屬于一種不可抗力。但即使在指定的三年期間內發生了地震事件,就必然成立注冊商標不使用的正當理由嗎?答案當然是否定的,此時還需進一步分析該商標未進行使用是否真的是因地震導致的。目前在我國尚未出現以地震作為正當理由抗辯的典型案例,但在日本出現了不少的以地震為由進行抗辯的案件。例如,在日本“UNITED”商標案[1]中,在案證據表明商標注冊人的實際營業地在指定期間內兩次遭受地震破壞,因而其注冊商標未使用的行為被認定具有正當理由。而在2001-31102號商標案[2]中,法院并未認可注冊人有關受到阪神地震影響而導致商標不使用的爭辯,原因在于地震的發生時間與判決登記之日已間隔了超出三年的時間。

參考上述案例,當商標注冊人提出不可抗力抗辯時,不僅要證明不可抗力事件的存在,還應從不可抗力的發生時間、強度上是否在三年的期限內都阻礙了注冊商標的使用、以及在除不可抗力的影響之外商標注冊人是否為使用商標做了必要的準備等方面進行論述,從而說服裁判者。

2、政策性限制

與不可抗力的適用條件相似,在商標注冊人提出政策性限制抗辯時,國家知識產權局和法院亦會從政策性限制的時間、強度及商標注冊人是否具有使用的意圖和準備來綜合判斷商標未使用是否是真正因為受到政策性限制的影響。實踐中,對商標投入使用存在政策性限制的主要是醫療器械、藥品、煙草、金融等特殊行業,比較典型的案例有“寶島及圖”商標撤銷案和“康及圖”商標撤銷案。

在“寶島及圖”商標撤銷案[3]中,商標注冊人通過提交國家煙草專賣局下達的準產目錄、國家煙草專賣局辦公室關于“寶島”卷煙商標暫停生產有關情況的說明等文件,證明注冊商標停止使用的原因是國家煙草專賣局因卷煙品牌整合要求其暫停生產,之后一直未安排其繼續生產“寶島”牌卷煙,但仍存在國家煙草專賣局適時安排“寶島”商標卷煙商品生產及銷售的可能性。最終法院認為商標注冊人未使用涉案商標是因政府政策性限制導致的,最終認可涉案商標具有不使用的正當理由。

在“康及圖”商標撤銷案[4]中,商標注冊人主張藥品生產行業具有特殊性,只有在通過有關部門的審核、批準及檢驗合格后才能投入生產并進行銷售。而通過商標注冊人提交的證據,可以發現在指定期間內商標注冊人進行了生產地址的搬遷,并為此先后向有關部門提出了公司異地搬遷藥品GMP改造申請、藥品生產企業名稱和生產地址變更申請、藥品再注冊申請等,并按照規定進行了藥品抽檢。法院最終認為該案商標注冊人在指定期間內未實際使用注冊商標是因廠址搬遷及需重新進行藥品生產審批所導致,具有正當理由。

3、破產清算

雖然我國《商標法實施條例》將企業破產清算列舉為正當理由的一種,但理論界對破產清算是否應構成正當理由存在爭議。例如,華東政法大學王蓮峰教授認為,破產清算企業的商標已無法在消費者中發揮識別功能,故而沒有必要對其商標繼續給予保護[5]。華中科技大學李揚教授亦持相似觀點,認為破產清算意味著商標所凝聚的企業信用已經消失,已沒有足夠理由來維持其商標使用權[6]。而西南政法大學曹世海教授則提出,對于因破產清算導致商標停止使用的行為應區別不同情況,對于企業自身或破產管理人怠于行使權利造成的商標不使用,應當予以撤銷;而對于不可歸咎于破產企業或破產管理人的,應當納入正當理由的范疇[7]。

實踐中,對于企業破產清算的情況在特定案件中是否可以構成注冊商標不使用的正當理由,國家知識產權局和法院的認定標準并非完全統一。在“紅山鈺龍HSYL及圖”商標撤銷案[8]中,雖然原商標注冊人在撤銷申請日的六年之前就已完成破產清算且現在的商標注冊人在五年之前就已受讓涉案商標,但法院認為“由于重組、改制涉及程序復雜、后續問題較多,正常的生產經營因此受到影響在所難免”,從而認定正當理由成立。而在“WEILI”商標撤銷案[9]中,國家知識產權局認為,原商標注冊人在長達十余年的時間內仍未完成資產清算工作缺乏合理性,而且涉案商標已完成轉讓,不能證明現在的商標注冊人受到原商標注冊人破產清算的影響,最終認定注冊人主張的正當理由不成立。

結合以上案例,筆者認為,當注冊商標未投入使用是因企業破產清算導致的,商標注冊人應從破產重組的持續時間和強度、是否對再次使用涉案商標進行了必要的準備等方面進行綜合論述。如果商標注冊人能夠證明自己并沒有放棄使用該注冊商標,而是還在努力盤活該注冊商標,則國家知識產權局和法院有可能在考慮到該注冊商標仍有可能在經歷破產重組后重新被使用,從而認可其成立正當理由。

4、其它正當理由

作為正當理由的兜底性表述,《商標法實施條例》中作了“其他不可歸責于商標注冊人的正當事由”之表述,《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》進一步明確凡是商標注冊人有真實使用注冊商標的意圖,并且有實際使用的必要準備,但因其它客觀事由尚未實際使用注冊商標的,人民法院可以認定其具有正當理由。實踐中因上述三種原因之外的原因被認定為構成正當理由的典型案件有“三槍”商標撤銷案。

在“三槍”商標撤銷案[10]中,法院認為,雖然在指定的三年期間內市場上尚不存在“三槍”牌摩托車,但涉案證據證明在指定的三年期間內商標注冊人三槍公司曾就將三槍品牌向摩托車行業拓展事宜請示其上級主管單位,并在上級主管單位批復酌情考慮開展品牌許可的前提下與第三方公司達成了許可合作意向書;而且根據意向書約定,第三方公司進行了摩托車的試制工作并通過了三槍公司的驗收;之后三槍公司的上級主管部門批復同意其進行“三槍”商標的有償許可。法院最終判定三槍公司具有真實的使用意圖,并且有實際使用的必要準備,其成立商標不使用的正當理由。

5、結語

對上述案例進行總結可知,注冊商標不使用的正當理由并不是一個外延固定不變的概念,而是裁判者在綜合考慮商標注冊人的主觀意圖和客觀行為之后做出的判斷。筆者認為,當商標注冊人以正當理由進行商標不使用的抗辯時,應從注冊人主觀上沒有放棄使用、商標未使用并非出于商標注冊人的自身原因、且客觀情況的存在構成商標不使用的主要障礙等方面提供相關證據材料并進行論述,從而說服裁判者,達到維持商標注冊的目的。

 

注釋:

[1]平成19年(行ケ)第10227號申決取消請求事件。

[2]特許廳2001-31102號事件。

[3]北京市高級人民法院(2014)高行(知)終字第3198號行政判決書。

[4]北京市高級人民法院(2016)京行終3681號行政判決書。

[5]王蓮峰:“論我國商標法使用條款之完善——以iPad商標糾紛案為視角”,《知識產權》2012年第4期,第37頁。

[6]李揚:“注冊商標不使用撤銷制度中‘商標使用’界定 中國與日本相關立法、司法之比較”,《法學》2009年第10期,第107頁。

[7]曹世海:“注冊商標不使用撤銷制度及其再完善 兼評《關于修改<中華人民共和國商標法>的決定》”,《法律適用》2013年第10期,第43頁。

[8]北京市高級人民法院(2010)高行終字第713號行政判決書。

[9]國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字[2018]第000060574號撤銷復審決定書。

[10]北京市高級人民法院(2014)高行終字第1745號行政判決書。

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