高科技公司并購中的專利盡職調查要點

作者:劉兆君 楊斌

觀點

摘要:取得目標公司的專利權通常就是高科技公司并購的驅策者。高科技公司為取得專利權而從事策略性并購時,所要考慮的法律問題也與傳統并購有所不同,并購公司需要就目標公司的專利組合進行專門的專利盡職調查,對專利權歸屬、限制、效力、管理、利用、保護、授權、侵權風險等事宜進行核查,從而為并購提供重要的決策因素,以規避相應的法律風險。


關鍵字:高科技公司   并購  專利盡職調查


對于高科技公司而言,專利技術可謂是其生存命脈。專利權議題是高科技公司并購中的焦點問題,取得目標公司的專利權通常就是高科技公司并購的驅策者。如果高科技公司并購時對目標公司的專利情況調查不到位,就會影響該策略性并購的效果,甚至并購公司可能會面臨因為相關專利權所衍生的侵權糾紛等問題,導致取得的專利反而成為沉重負擔。因此并購公司除了進行并購流程中的一般盡職調查之外,還需就目標公司的專利組合進行專門的專利盡職調查程序,這樣才能充分評估目標公司的專利組合是否真正值得并購,以及在并購程序中和并購完成后產生法律上的潛在風險。


一、專利權完整性調查


專利盡職調查的第一個重點,就是確認目標公司對特定發明是否具有專利權,以及是否享有完整的權利。


首先,其調查內容在于確認目標公司以外的第三人不會對目標公司的系爭專利主張共同發明人的權利,由于專利的共同發明人可以依其意志獨立行使其權利而不需事先取得另一共同發明人的同意,如果在相關訴訟中法院判決目標公司的專利屬于共同發明,則專利的價值將會實質減損。目標公司的專利若確定是由共同發明人所創造,并購公司最好確保所有的共同發明人能夠適當地將其權利轉讓給目標公司,否則目標公司對于系爭專利發明的權利價值,會因為其他共同發明人或合法受許可者的使用而受到稀釋。換句話說,如果目標公司的專利是由共同發明人所創造,應確認系爭專利在并購協議簽訂完成前,即移轉給目標公司,且第三人對該專利無任何共同發明的權利存在。因此,并購公司應確認第三人對于目標公司的專利,不會提出任何基于共同發明人的主張。


其次,須調查目標公司專利權是否存在非職務發明方面的爭議。鑒于不同國家和地區的職務發明制度有很大的差異,要根據特定地區的專利法來審核目標公司對員工的職務發明是否擁有專利權,重點審查目標公司與員工之間就發明歸屬是否有相關的書面約定,以及該書面約定是否符合相關的法律規定。需要特別注意的是,在某些國家和地區,雇主對于特定發明專利僅有雇主實施權,而非擁有實質的專利權。在這種情況下,由于該權利對雇主而言是專屬性的權利,那么這對并購公司的并購模式會有影響,并購公司將僅能通過具有概括承受效力的并購模式來承繼目標公司所有的資產與負債后,才能于并購完成后基于雇主的地位繼續使用特定系爭專利。


最后,如果目標公司是因轉讓而取得系爭專利權,并購公司應該確認該轉讓是否符合專利法的相關規定,以避免相同專利權人另外將其專利合法的轉讓給他人,導致目標公司無法有效的受讓同一專利。此外,為了確定目標公司合法有效的受讓特定專利權,并購公司應該確認在目標公司受讓該專利權之前,專利權人并未將同一專利權合法轉讓給他人,且目標公司受讓的所有專利都是以書面方式,且已向專利部門登記,從而避免目標公司專利受讓無效的情形存在。


二、專利管理有效性調查


專利盡職調查的第二個重點,是為避免專利失效或無法有效對抗他人的侵害,并購公司須確認目標公司已對其專利進行適當的管理和保護,包括繳納維護費,對專利侵害尋求救濟以及對專利產品的適當標示等。針對調查目標公司所有專利的維護費繳納情形,可直接通過專利局查詢其應繳交日期,清查目標公司是否如期繳納每一項專利的維護費用。就針對專利侵害尋求救濟的部分,并購公司應調查目標公司是否因為特定專利實施的行為,導致專利訴訟被告可以提出有效專利侵權抗辯,例如權利人的權利懈怠、禁反言與默示協議等,而讓專利訴訟的被告獲得勝訴,使得目標公司原本可因專利排他權所能獲得商業利益大幅減損,并對其將來所進行的專利實施造成阻礙。


關于專利標示的部分,不同國家和地區有不同的要求。專利標示在有的國家具有比較重大的意義,如在美國專利標示會影響專利侵害發生時可請求賠償的起算時間點,專利的標示視同權利狀態的告知,若侵權人所侵犯的是已做適當標示的專利產品,視同侵權人已被告知其侵權行為,專利權人可請求的損害賠償應自第一次侵權行為時起算;在無標示或其他告知行為的情況下,損害賠償的計算是自權利人提出侵權通知或正式訴訟開始。因此,為避免因怠于侵權通知而使損害賠償的請求期間大幅限縮,對目標公司針對專利訴訟所進行的和解談判造成負面影響,并購公司應注意其是否在專利物品上標示專利號。


三、取得專利授權的妥適性調查


專利盡職調查的第三個重點,是調查目標公司通過專利授權協議獲得的專利權是否妥善。通過對于目標公司授權協議的分析,得以了解目標公司是否具有完整的權利實施他人的專利技術。也就是說,針對目標公司通過專利授權協議獲得的專利權,并購公司應逐一詳加調查,以確認目標公司有無遵守授權協議的約定,及是否有任何符合授權協議終止和違約的事由。特別是針對目標公司主要獲利的產品、工藝和服務所依賴的專利授權協議。


必須注意的是,就目標公司個別的專利授權協議條款加以分析調查之前,并購公司應就對于專利授權協議的授權人本身,以及其所授權的專利技術進行調查,尤其是當該專利技術的取得對目標公司的產品制造與工藝非常關鍵時。也就是說,并購公司應調查授權人的各項商業行為有無侵害第三人的專利權,且一并調查授權人的財務狀況。并購公司也應綜合性的調查其所授權的專利技術的技術應用范圍和整體市場效益。如果授權人的專利技術具有缺陷和法律風險,很有可能連帶影響被授權人基于授權協議所享有的權利義務,故并購公司也應以調查目標公司相同的項目,來對目標公司的授權人進行調查。


四、專利利用的正當性調查


專利盡職調查的第四個重點,在于評估目標公司對其專利權的利用是否正當,此可由專利授權協議和專利濫用兩方面進行。原則上,目標公司可通過將專利授權與他人實施,創造該專利的最大價值。因此,并購公司應了解被授權人的專利授權實施的確切狀況,審視有無違反授權協議約定,判斷目標公司是否有權終止協議。


針對專屬授權協議,由于被授權人是唯一取得該專利授權者,并購公司應特別注意其是否訂有最大努力條款或是協議終止條款,以確保被授權人無法達成協議預定目標時可以中止協議,避免減弱目標公司的專利價值。另外,并購公司也應注意專屬授權協議的法律效果,其是否會讓被授權人取得專利所有權而非預定的授權,導致目標公司喪失專利權人的地位。此外,并購公司也應評判目標公司的專利授權協議是否得以移轉,由并購公司取得原目標公司授權人的地位,或是授權協議的移轉將導致協議終止。就專利濫用的部分,在有的國家和地區專利濫用也為專利侵權訴訟中的積極抗辯事由之一,侵權被告若能證明專利權人是不當地擴充被核準的請求專利范圍,并已造成不公平競爭的效果,則該專利權人在改正不當行為前不可實施專利。因此,并購公司應調查目標公司的專利實施行為,尤其是授權協議的安排等事宜是否有構成專利濫用的嫌疑。


五、專利侵權訴訟風險的調查


專利盡職調查的第五個重點,則是為了消除專利訴訟風險,并購公司應要目標公司揭露可能引發專利侵權的相關背景資料,以確認目標公司的技術或發明是否真正侵害第三人的權利,避免在并購后成為專利訴訟的被告。針對專利侵害態樣的部分,除了直接侵權的態樣外,并購公司也不能忽略專利間接侵權等情形。


調查目標公司可能承擔的侵權責任時,其對侵權警告函的處理方式是我們需要重點考慮的因素。并購公司應詳查目標公司收到特定的警告函時,其是否已經完成一定的回復動作,例如有無盡速就所實施技術與主張侵權的專利內容進行侵權比對,若自認有侵權之虞且為重要核心技術的,則是否已取得對方授權;若認為是獨立研發的技術,有無合宜地表達沒有侵權的確信等。目標公司若對侵權警告函遲遲不予回復的話,則有可能會招致更大的法律風險,如在美國等地方則有可能被推定為故意侵權而被要求三倍的懲罰性賠償。


此外,目標公司針對侵權警告函可采取有效的因應措施,包括適當的運用專利律師法律意見書等。針對可能涉及專利侵權訴訟的專利,如果律師已提出意見書并表示系爭專利為無效或是侵害不成立時,并購公司應調查目標公司是否妥善保存此類資料,而于將來專利侵權訴訟發生時,可以作為抗辯的證據資料。此外,假如并購公司調查后認為目標公司的發明或技術確有侵害第三人專利的嫌疑,并購公司應確認目標公司已經取得系爭專利的律師侵害意見書,或是在盡職調查程序中委托專利律師就系爭專利出具法律意見書。


值得注意的是,當目標公司的產品或服務具有一定的市場占有率時,極有可能成為專利侵害訴訟被告,而被強迫接受授權協議。因而,并購公司應確認目標公司本身對于此一潛在的專利訴訟威脅,是否已進行內部的全面性了解與評估,并擬定其可采取的具體因應策略。對此,并購公司也應通過專利律師的協助,在盡職調查程序中逐一審查此等內部評估的背景資料,以評估目標公司將來成為專利侵害訴訟被告的可能性。


六、結語


綜上,在由專利權驅動的高科技公司策略性并購中,目標公司的專利情況是決定高科技公司并購能否成功的關鍵因素,倘若無法通過正當調查程序掌握可能的法律風險,則其所并購的專利可能會成為并購公司的包袱而非資產。故并購公司在專利盡職調查程序中,更應著重于目標公司專利的特殊法律議題,尤其是要嚴謹審查專利權完整性、專利管理有效性、取得專利授權的妥適性、專利利用的正當性、專利侵權訴訟風險等重點問題,以減少和消除正式簽約后在法律方面或企業經營方面的可能爭議與風險。

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